使用他人商标作为企业字号不正当性探究

编者按
不久前，上海知识产权法院对上海建设路桥机械设备有限公司诉江苏山宝集团有限公司侵犯商标权、不正当竞争纠纷案作出终审判决，判决驳回上诉，维持原判。此前，一审法院判令山宝公司立即停止侵犯建设路桥公司商标权的行为，规范使用企业名称，但驳回了建设路桥公司要求山宝公司变更企业字号的诉讼请求。本文作者对类似案件的判决思路和结果加以总结，分析使用他人商标作为企业字号构成不正当竞争的判断标准及考查因素。

案例一

案情
建设路桥公司在第7类破碎机等商品上注册了“+山宝”“+山宝+SHANBAO”和“山宝”系列商标。其中，“+山宝+ SHANBAO”具有较高知名度，自1998年起连续多年被认定为上海市著名商标，2005年被认定为驰名商标。山宝公司原系建设路桥公司的经销商，原企业名称为江苏信义机电设备有限公司，2004年9月2日变更为现企业名称。双方2015年初终止合作关系后，建设路桥公司发现山宝公司在其生产商品、宣传手册、网站和展会上仍突出使用“山宝”“江苏山宝”“江苏山宝集团”“SHANBAO”“SHANBAOGROUP”等标识。建设路桥公司遂诉至法院，请求判令山宝公司停止商标侵权行为，停止使用“山宝”“SHANBAO”或其他与之近似的词语作为字号。
判决结果
一审法院审理后认为，山宝公司突出使用“山宝”等标识的行为侵害了建设路桥公司的注册商标专用权，但山宝公司注册、使用“江苏山宝集团有限公司”这一企业名称及企业名称的英文翻译不构成不正当竞争，故判决山宝公司停止上述商标侵权行为、规范使用其企业名称，驳回建设路桥公司要求山宝公司变更企业字号的诉讼请求。一审法院判决后，建设路桥公司和山宝公司均不服，向上海知识产权法院提起上诉。
上海知识产权法院经审理后认为，山宝公司生产的商品和建设路桥公司涉案注册商标核定使用的商品属于相同或类似商品。山宝公司在展会、网站、宣传手册和商品上将企业名称简化使用为“江苏山宝集团”“山宝集团”“JIANGSU SHANBAO GROUP”“SHANBAO GROUP”，有的“山宝”两字比“集团”两字稍大，有的“山宝”两字的颜色为红色、“集团”两字的颜色为黑色，属于将企业字号突出使用。建设路桥公司的涉案图文组合商标经长期使用，在市场上已具有较高的知名度，“山宝”“SHANBAO”系商标的呼叫部分。山宝公司突出使用的字号与建设路桥公司商标的文字部分相同，且山宝公司曾长期销售建设路桥公司的商品，容易使相关公众误认为山宝公司与建设路桥公司存在特定联系。山宝公司的上述行为，侵害了建设路桥公司的注册商标专用权。山宝公司2004年使用“山宝”作为企业字号后，仍是建设路桥公司的产品经销商，建设路桥公司应当预见山宝公司的行为客观上可能对相关公众造成混淆，但其在10余年时间里未提出异议且长期与山宝公司保持着频繁业务往来。山宝公司除经销建设路桥公司的产品外，还从事其他经营行为，通过长期经营，其企业名称已承载了公司商誉。因此，上海知识产权法院认为山宝公司注册、使用含有“山宝”字号的企业名称以及使用其企业名称的英文翻译不违背诚实信用原则和公认的商业道德，不构成不正当竞争。

案例二

案情
薇薇新娘公司是第3419936号薇薇新娘注册商标专用权人，该商标核定服务项目为第40类，包括照片底片冲洗、照片冲印、照相印刷、照相排版、艺术品装框、艺术品装帧，注册有效期至2024年7月27日。2013年7月3日，薇薇新娘公司被中国人像摄影学会认证为中国婚纱摄影十大优秀企业；同年12月3日，薇薇新娘商标被认定为山东省著名商标。江苏省泰州市薇薇新娘婚纱摄影馆系经工商部门核准登记的个体工商户，经营范围为婚纱摄影、新娘化妆、婚纱出租服务等。薇薇新娘公司主张被告侵犯其商标专用权，构成不正当竞争，向法院提起诉讼。
判决结果
一审法院认定薇薇新娘婚纱摄影馆侵犯了薇薇新娘公司的注册商标专用权，但薇薇新娘商标取得知名度在薇薇新娘婚纱摄影馆成立之后，且薇薇新娘公司的经营区域集中于山东地区，现有证据不足以证明薇薇新娘婚纱摄影馆在注册薇薇新娘个体工商户字号时具有攀附薇薇新娘公司商标及企业声誉的主观恶意，薇薇新娘婚纱摄影馆的行为不构成不正当竞争。二审法院驳回上诉，维持原判。

案例三

案情
唐人酒店管理(香港)有限公司2003年3月21日核准注册了第3052162号如家横排商标和第3052163号如家竖排商标，商标核定服务项目为第42类，包括饭店、餐馆、旅馆预定、住所(旅馆，供膳寄宿处)等服务。2005年5月31日上述商标变更商标注册人为如家酒店连锁管理(香港)有限公司(以下简称如家酒店公司)。如家酒店公司与和美公司签订了商标使用权许可合同及补充协议，授权和美公司使用第3052162号横排如家商标，许可方式为排他许可，许可期限为2005年1月8日至2013年3月20日。2014年7月，和美公司发现凯旋分店在济南市槐荫区经营的酒店名称为“如家商务宾馆”，酒店外观装潢及内部陈设中多次使用“如家”文字及服务标识，与和美公司“如家”横排注册商标相同。和美公司认为，济南如家、凯旋分店的行为涉嫌侵犯涉案商标专用权，构成不正当竞争。
判决结果
一审法院认定，济南如家、凯旋分店使用上述标识经营与和美公司相同的服务项目，其行为足以引起相关公众对商标注册人与企业名称所有人误认，使他人对市场主体、服务来源产生混淆，侵犯了和美公司的商标专用权。从主观上看，济南如家、凯旋分店使用“如家”字号进行企业名称登记时，如家商标已具有一定显著性和市场知名度。济南如家、凯旋分店作为宾馆服务经营者应当在注册登记时对在先的如家商标专用权主动避让，济南如家、凯旋分店存在利用如家商标商誉的主观意图。因此，法院认定济南如家、凯旋分店使用他人注册商标作为自己企业字号的行为构成不正当竞争。山东省高级人民法院审理后驳回上诉，维持原判。

将他人商标作为字号构成违法的判断标准

对于处理在后登记的企业名称与在先注册的商标之间的冲突，《反不正当竞争法》与《商标法》存在一定的交叉和重叠。对司法实践进行分析可以发现，法院在认定使用他人商标作为字号行为违法时注重将两者加以区分。如果注册使用企业名称本身具有不正当性，即不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称，即使规范使用仍足以产生市场混淆的，按照不正当竞争行为处理。如果是不规范使用企业名称，在相同或者类似商品上突出使用与他人注册商标相同或相近的企业的字号，使相关公众产生误认的，按照侵犯商标专用权行为处理。
简而言之，法院以“企业字号的使用是否具有不正当性”对案件进行分类，然后区分适用《反不正当竞争法》或《商标法》。由此，判断他人对企业字号的使用是否具有不正当性尤其重要。

将他人商标作为字号的不正当性考查因素

从相关案例可以看出，法院在判断使用他人商标作为企业字号的不正当性时，主要考查两个方面的因素。
一、行为人是否具有违反公平竞争的主观恶意
在商标侵权认定中，行为人是否具有主观恶意仅是承担损害赔偿责任与否的考虑因素之一。在不正当竞争认定中，行为人没有主观恶意可以阻却不正当竞争行为的构成，即“无意撞车”或纯属巧合的情况。
考查行为人的主观恶意程度，主要综合7个因素：注册商标的知名度，行为人是否与商标权人有过商业接触或地域上非常临近，行为人登记的企业经营范围与注册商标核定使用商品的类似程度，行为人是否将该企业名称或字号当成商标使用，行为人是否变更企业名称使其与他人商标更相似，行为人在企业名称使用过程中是否采取了说明性的文字或图案标示与他人商标的区别，行为人以往的类似侵权记录等。
这一因素在山宝案中体现得较为明显。山宝公司使用“山宝”作为其企业字号，不存在主观恶意。同时，在山宝公司2004年使用“山宝”作为其企业字号后，仍作为建设路桥公司的产品经销商与其开展合作。此时，建设路桥公司的涉案商标已具有较高知名度，应当预见山宝公司的行为会使相关公众造成混淆，但在长达10年的时间内未提出异议，反而长期与山宝公司保持频繁业务往来。因此，法院认定山宝公司注册、使用含有“山宝”字号的企业名称以及使用其企业名称的英文翻译不违背诚实信用原则和公认的商业道德，不存在主观恶意，不构成不正当竞争。
二、综合考虑各方面因素判断是否构成混淆
判定商标侵权时，只要对商标的使用足以导致消费者可能对商品或服务来源产生混淆，就可认定侵权。从《反不正当竞争法》的相关规定看，引人误认并不需要证明有消费者实际发生了混淆，只要有发生混淆的可能即认定为不正当竞争。不过，商标侵权认定中主要审查企业名称是否与原告商标构成混淆，不正当竞争认定中则考虑企业名称的完整、规范使用是否足以导致消费者产生误认。因而，法院在判断使用他人商标作为企业字号的不正当性时，通常综合考虑在先商标的知名度、商标权人对商标的使用情况，以及被诉侵权人的经营范围、经营特点及实际经营状况等方面因素。
在薇薇新娘一案中，薇薇新娘公司的商标使用范围主要集中在山东地区，薇薇新娘婚纱摄影馆主要在江苏省泰州市开展经营，其使用薇薇新娘作为字号的行为不足以使消费者产生误认，也没有足够证据证明其有攀附薇薇新娘公司的主观恶意，因此法院并未支持薇薇新娘公司的主张。在如家案中，如家注册商标是在先权利且具有较高知名度，济南如家、凯旋分店将其注册为企业名称，并在酒店外观、楼层索引、宣传名片、门卡、洗漱用品、经营场所内等多次使用与如家注册商标相同的商标，且其提供的服务与涉案商标核定使用的服务项目相同，足以引起消费者对酒店经营者和酒店来源产生混淆和误认，因此构成不正当竞争。